혼동위험 감수의 관점에서 본 기술적 상표의 효력범위

Abstract

기술적 상표는 상품의 성질 등을 표시하는 것이어서 식별력이 없기 때문에 상표로서 등록될 수 없다. 식별력이 있는 다른 상표를 선택할 수 있음에도 불구하고 상표권자는 기술적 상표를 통하여 상품의 성질을 직접적으로 전달할 수 있기 때문에 상품에 관하여 별도로 설명할 필요가 없고, 기술적 상표가 이차적 의미까지 획득하면 상표로서 등록할 수도 있는 장점이 있기 때문에 기술적 상표를 선택한다. 기술적 상표가 일단 등록되면 허락을 받지 아니한 타인의 상표 사용을 금지할 수 있다. 그런데 상표법 제51조 제1항 제2호에 따르면 상품의 성질을 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에는 상표권의 효력이 미치지 않는다. 그렇다면 등록된 기술적 상표의 효력이 제51조 제1항 제2호 소정의 상표에 미치는지의 여부가 명확하지 않다. 이 문제와 관련하여 대법원의 판례는 엇갈린다. 즉, 일부 판례는 기술적 상표가 사용에 의하여 식별력을 취득하더라도 제51조 소정의 상표에는 그 효력이 미치지 않는다고 하는 한편, 다른 판례는 기술적 상표가 사용에 의하여 일단 식별력을 취득하여 등록되면 그 상표권의 효력은 제51조 규정의 상표에도 미친다고 한다. 최근의 대법원 판례의 입장과 같이 일단 상표로서 등록된 이상 제51조에 의한 제한을 받지 않는다고 하면 아무런 법적 근거 없이 제51조는 그 의미를 상실하게 된다. 이와 반대로, 상표로서 등록되더라도 제51조의 규정을 적용하여야 한다면 기술적 상표에 대하여 식별력 취득에 따른 상표등록을 인정할 필요가 없게 되어 제6조 제2항이 의미가 없게 된다. 이 문제는 기술적 상표에 관한 상표권 분쟁의 해결에 있어서 결정적으로 중요한 것임에도 불구하고 이에 대한 대법원 판례는 서로 반대되는 판결이 공존하고 있다. 이러한 배경에서 이 논문은 식별력을 취득하여 등록된 기술적 상표에 대하여 제51조 규정이 적용되는지의 여부를 “혼동위험 감수”의 관점에서 파악하고, 관련 상표법 규정의 개정안을 제안한다.

A descriptive trademark cannot be registered because it is not distinctive and expresses the characteristics of goods. Even if it directly conveys the characteristics of the goods, it can be registered when it acquires secondary meaning. Once it is registered, it provides its holder with exclusive rights to ban others from using without permission. For these reasons, a trademark holder chooses a descriptive trademark even if he can select other distinctive marks. However, the Korea Trademark Act article 51.1.2 stipulates that no effect of trademark right shall be extended to the trademark which falls under a trademark indicating the normal denomination, quality, raw materials, use, etc. of the designated goods of the registered trademark in a common way. Therefore it is not clear whether any effect of a registered descriptive trademark can be extended to the trademark stipulated in article 51.1.2. The Korean Supreme Court cases have been inconsistent on this matter. A case (i.e. Supreme Court 86hu4 decided June 23, 1987) notes that the scope of a registered descriptive trademark does not cover the trademark stipulated in article 51.1.2. This means that it is not necessary to recognize the trademark registration of a descriptive trademark having distinctiveness by using. This makes article 6.2 meaningless. However, recent other cases (i.e. Supreme Court 88hu974 decided May 12, 1992; Supreme Court 96ma217 decided May 13, 1996; Supreme Court 96da56382 decided May 30, 1997) describe that once a descriptive trademark is registered by acquiring secondary meaning, its effect extends to the trademark stipulated in article 51.1.2. This makes article 51.1.2 meaningless. Because this matter is decisively important in solving disputes with regard to descriptive trademarks, an en banc Supreme Court decision is needed to make these conflicting cases coherent. This Article tries to determine whether the effect of a registered descriptive trademark can be extended to the trademark stipulated in article 51.1.2 from the perspective of the “assumption of risk of confusion.” It also provides proposals to amend the relevant Trademark Act articles to enhance the clarity of this issue.